文 《法人》特約撰稿 Doug Rettew &Yinfei Wu　?。―oug Rettew為飛翰律師事務(wù)所商標(biāo)與版權(quán)事務(wù)組負(fù)責(zé)人；Yinfei Wu為飛翰律師事務(wù)所律師,。）

隨著電子商務(wù)與跨境貿(mào)易的發(fā)展，世界范圍內(nèi)的聯(lián)系更加緊密。 美國近年出臺的幾項重大判決,，將改變公司與訴訟當(dāng)事人在美對商標(biāo)執(zhí)行力度及對商標(biāo)保護(hù)的方式。

本文中,，筆者列舉了多個涉及商標(biāo)擁有人在美國境外活動與《蘭納姆法案》關(guān)系以及構(gòu)成“商標(biāo)實際使用”的銷售水平標(biāo)準(zhǔn)的案例,，并做了探討和分析這些案例對中國企業(yè)在美申請和保護(hù)商標(biāo)權(quán)的影響。

外國公司在美國不使用商標(biāo)不等于在美國不受商標(biāo)法保護(hù)

在Belmora LLC 訴Bayer Consumer Care AG,， 819 F． 3d 697（第四巡回法院,，2016年）一案中，第四巡回法院裁定,，在美國未使用其商標(biāo)的境外商標(biāo)持有人可以對美國同一商標(biāo)持有人提出有關(guān)虛假陳述,、虛假宣傳以及商標(biāo)撤銷方面的索賠與要求。

Bayer Consumer Care AG（簡稱 “Bayer”）在墨西哥持有商標(biāo)“FLANAX”,。Bayer的“FLANAX”牌止痛藥在墨西哥知名度很高,，但是，Bayer從來沒有在美國境內(nèi)銷售帶有“FLANAX”商標(biāo)的止痛藥品,。

Belmora LLC（簡稱 “Belmora”）在美國持有“FLANAX”商標(biāo),，并自2004年在美國使用該商標(biāo)。Belmora的“FLANAX”藥品外包裝（下圖左側(cè)）高度模仿了Bayer在墨西哥銷售的“FLANAX”藥品外包裝（下圖右側(cè)）,。

此外,，Belmora在其營銷資料上也采用各種宣傳性措辭，暗示其生產(chǎn)的“FLANAX”牌止痛藥與Bayer在墨西哥銷售的“FLANAX”牌止痛藥為同一產(chǎn)品,。

Bayer成功向美國商標(biāo)審理與上訴委員會申訴,，要求撤銷Belmora在美國境內(nèi)有關(guān)“FLANAX”商標(biāo)的注冊。Bayer同時也在聯(lián)邦法院提起訴訟,，就Belmora的虛假陳述與虛假宣傳提出索賠,。兩起案件被合并處理。

第四巡回法院著重指出,，“此案屬于非正當(dāng)競爭案件,，并非商標(biāo)侵權(quán)案”。

巡回法院認(rèn)為,，《蘭納姆法案》第43（a）節(jié)并未明文要求原告在美國境內(nèi)商業(yè)性活動中擁有或使用該商標(biāo),。根據(jù)第43（a）節(jié)規(guī)定,，原告所提訴訟如要符合“法益保護(hù)范圍”,，須提出被告之行為損害了其商譽(yù)或?qū)ζ滗N售產(chǎn)生一定的負(fù)面影響。此處,，Bayer聲稱,，Belmora通過混淆攀系Bayer的“FLANAX”商標(biāo)，誤導(dǎo)消費者爭相購買Belmora在美國銷售的FLANAX產(chǎn)品,，而放棄購買Bayer在墨西哥市場銷售的產(chǎn)品,，最終導(dǎo)致Bayer的收入遭受損失,。與上述分析類似，法院還認(rèn)為地區(qū)法院錯誤地推翻了美國商標(biāo)審理與上訴委員會撤銷商標(biāo)注冊的決定,。

本次判決的意義不容低估,，它為美國境外商標(biāo)持有人，防止他人免費利用其國際聲譽(yù)提供了一個重要工具——甚至是在商標(biāo)持有人在美國沒有進(jìn)行銷售的情況下,。這個案件為中國企業(yè)在美國發(fā)現(xiàn)自己國際聲譽(yù)受到損害提供了一個權(quán)利保護(hù)的渠道,。

在美國以外地區(qū)使用商標(biāo)，也可能構(gòu)成對美國商標(biāo)持有人的美國商標(biāo)權(quán)侵權(quán)

第九巡回法院同樣也處理了一起《蘭納姆法案》的治外法權(quán)案件——Trader Joe‘s公司 訴 Hallatt,， 835 F.3d 960（第九巡回法院,，2016年）。案例主要內(nèi)容是一位美國商標(biāo)持有人根據(jù)《蘭納姆法案》條例向主要發(fā)生在加拿大的一些商業(yè)活動提出索賠要求,。

被告Michael Hallatt曾是一名美國合法永久居民,。Hallatt在華盛頓州購買了Trader Joe‘s牌商品，并將商品運至加拿大,，在其名下“Pirate Joe”商店進(jìn)行轉(zhuǎn)售,。Hallatt在加國宣傳中使用了Trader Joe’s公司的商標(biāo)，其名下的“Pirate Joe”標(biāo)識的字體也與Trader Joe‘s公司的相近,，同時,，“Pirate Joe”商店所售賣的Trader Joe’s牌易變質(zhì)商品均未按照Trader Joe‘s嚴(yán)格的質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行運輸或儲存。Trader Joe’s曾收到至少一位消費者的投訴稱該消費者在食用了從Pirate Joe購買的Trader Joe‘s牌產(chǎn)品后患病,。

Trader Joe‘s在美國起訴了Hallat,。為了確定《蘭納姆法案》是否適用于Hallatt在加拿大的商業(yè)行為，第九巡回法院審查了兩個問題：（1）第一個是《蘭納姆法案》的治外法權(quán)應(yīng)用,，該問題主要涉及聯(lián)邦法院的主題管轄權(quán),；（2）第二個問題則是Trader Joe’s指控Hallat的商業(yè)行為影響到了美國的商業(yè)貿(mào)易，這一點是否能夠援引《蘭納姆法案》中的相關(guān)保護(hù)條例,？

關(guān)于第一個問題,，第九巡回法院認(rèn)為《蘭納姆法案》中的 “在商業(yè)中使用”條件與“商業(yè)貿(mào)易”的廣泛定義賦予了該法案治外法權(quán)。這些條件源自國會在商業(yè)貿(mào)易條款下,，管理州際及境外商業(yè)活動的權(quán)力,。

關(guān)于第二個問題，法院運用了三段論式測試方法,。如果滿足以下條件,，《蘭納姆法案》可適用于治外權(quán)訴訟：（1）所指控的違規(guī)行為對美國的境外貿(mào)易產(chǎn)生了一定影響；（2）根據(jù)《蘭納姆法案》,，該影響足以產(chǎn)生一定危害,；（3）美國境外貿(mào)易的利益和聯(lián)系與境外司法管轄的利益及聯(lián)系息息相關(guān)，從而足以證明治外法權(quán)適用的合理性。Trader Joe‘s的指控符合所有條件,。

雙方最后達(dá)成了和解,。Trader Joe‘s同意撤銷訴訟，而Hallat也同意關(guān)閉其在加拿大的Pirate Joe商店,。

這個案件對中國企業(yè)的意義在于,，中國企業(yè)應(yīng)該更佳加視在美國注冊和保護(hù)好其美國商標(biāo)權(quán)利。如果發(fā)現(xiàn)在美國境外,，有侵犯其國際聲譽(yù)的行為,，在考慮該外國商標(biāo)法保護(hù)途徑之外，也可以考慮是否可以因為該行為對其美國商業(yè)貿(mào)易可能產(chǎn)生的影響,，提出保護(hù)和賠償訴求,。

商業(yè)使用，一筆買賣可能就已足夠

中國企業(yè)在申請,、維持和續(xù)展商標(biāo)權(quán)時常常遇到的一個疑問是,，什么樣的買賣才能被認(rèn)定為在美國已使用了商標(biāo)？在基督教信仰團(tuán)契教會訴 Adidas AG,，841 F． 3d 986（聯(lián)邦巡回法院,，2016年）案中，聯(lián)邦巡回法院認(rèn)為僅僅一次跨洲出售兩頂帽子就足以滿足《蘭納姆法案》中有關(guān)商標(biāo)注冊的“在商業(yè)中使用”的條件,。

2009年,，Adidas申請了一款服飾商標(biāo)“ADIZERO”，然而,，美國專利與商標(biāo)局拒絕了Adidas的申請,，認(rèn)為該商標(biāo)與教會的“ADD A ZERO”過于相似。隨后,，Adidas開始尋找撤銷教會商標(biāo)的理由,。在尋找過程中發(fā)現(xiàn)，注冊之前,，教會并未將商標(biāo)運用于商業(yè)貿(mào)易活動中,。委員會表示同意，發(fā)現(xiàn)2005年教會的最低銷量并不滿足《蘭納姆法案》有關(guān)“在商業(yè)中使用”的標(biāo)準(zhǔn),。然而,，聯(lián)邦巡回法院推翻了此種說法。

法院認(rèn)為對于州外居民出售商品是“典型的經(jīng)濟(jì)行為”,，此點無可爭辯,。法院最終給出的判決如下：“教會向州外居民出售兩頂印有‘ADD A ZERO’的帽子可由國會的商業(yè)貿(mào)易條款管轄，因此,，根據(jù)《蘭納姆法案》,，此行為構(gòu)成了‘在商業(yè)中使用’,?！备鶕?jù)法院判決,，這種交易合計來看，將會對州際商業(yè)貿(mào)易產(chǎn)生一定的實質(zhì)性影響,，教會無須對此種影響提供實質(zhì)性證據(jù),。因此，法院撤案并向委員會發(fā)回重審,，要求Adidas提供其他撤銷理由,。

無論是對中國企業(yè)作為侵權(quán)方還是維權(quán)方而言，此項判決結(jié)果均具有重要的啟示作用,。若要達(dá)到聯(lián)邦注冊的要求,，中國申請人也并非一定要等著去證實商標(biāo)對商業(yè)貿(mào)易的實際影響。若讀者將此案與Belmora和Trader Joe‘s案件聯(lián)系起來,，本案應(yīng)當(dāng)改變當(dāng)事人,，包括中國企業(yè)在美商標(biāo)執(zhí)行的方式。

美國商標(biāo)重審?fù)ピ谏暾埲颂峁┝松虡?biāo)共存協(xié)議的情況下仍駁回商標(biāo)注冊申請

與中國商標(biāo)實踐不同,，美國商標(biāo)法和實踐中對于商標(biāo)共存協(xié)議,，注冊同意書等通常持有較寬松的接納態(tài)度。即使雙方商標(biāo)幾乎一致,，商品服務(wù)在同一類別,，如果美國商標(biāo)律師能將雙方商品服務(wù)的內(nèi)容、銷售渠道,、銷售地理區(qū)域和針對消費群在共存協(xié)議中明確分割,，美國商標(biāo)局和重審?fù)ズ苌倬芙^接受權(quán)利人自主同意共存。在中國,，注冊同意書無須列出這些具體內(nèi)容,，只須明確商標(biāo)注冊和申請?zhí)柎a等細(xì)節(jié)。然而在美國,，這些共存書中的分割細(xì)節(jié)則必須上交商標(biāo)局供審查,。以下的案例就是一個經(jīng)審查后，仍然遭到拒絕的情況——原因在于其商標(biāo)共存協(xié)議在設(shè)計上不夠完善,。

2016年2月25日,，盡管兩位啤酒商之間簽訂有一份商標(biāo)共存協(xié)議，美國商標(biāo)重審?fù)ト择g回了一個 “TIME TRAVELER BLONDE”的啤酒商標(biāo)的注冊申請,，理由是該商標(biāo)與另一個名為“TIME TRAVELER”的已注冊商標(biāo)（旗下涵蓋啤酒,、麥芽啤酒、貯藏啤酒等產(chǎn)品）極其近似,。具體卷宗查看re Bay State Brewing Co．,， Inc．案（案件編號：117 U.S.P.Q.2d 1958）（美國商標(biāo)重審?fù)ィ?016年）

首先,，重審?fù)フJ(rèn)定兩個商標(biāo)所標(biāo)識的商品（啤酒）、貿(mào)易渠道（酒類商店,、雜貨店,、便利店、酒吧和餐館）和購買者群體幾乎一模一樣,。重審?fù)シQ,，盡管兩個商標(biāo)之間還差“BLONDE”一詞，但這個詞僅僅是一種啤酒的描述性的或概括性的語言,，并不意味著兩個商標(biāo)之間存在多大的差異,。僅這些事實就“非常有力地說明兩個商標(biāo)存在混淆的可能性”。

在這種情況下,，重審?fù)フJ(rèn)定,，商標(biāo)共存協(xié)議在本案中不足以避免消費者混淆的可能性。例如,，重審?fù)グl(fā)現(xiàn),，雙方“地域限制”條款至少存在兩個問題。首先,，這個條款允許雙方在相同的許可區(qū)域（紐約和新英格蘭）內(nèi)分別使用他們各自的商標(biāo),。其次，在商標(biāo)注冊方面,，所述地域限制并未反映上述商標(biāo)在馬薩諸塞州的注冊情況,。重審?fù)ケ硎荆骸吧虡?biāo)注冊應(yīng)反映……市場的真實情況?！彪m然商標(biāo)共存協(xié)議限制了上述商標(biāo)在馬薩諸塞州的使用,，但是馬薩諸塞州仍將被涵蓋有全國性效力的注冊，這將使得馬薩諸塞州獲得其本無權(quán)享有的但推定的可享有全國性的獨家權(quán)利,。

重審?fù)ミ€認(rèn)為本案中的商標(biāo)共存協(xié)議的其他規(guī)定甚至不大有效,。由于商標(biāo)實際上是相同的，商品也是一樣的,，因此,，該商標(biāo)共存協(xié)議并未排除公司商標(biāo)使用可能產(chǎn)生的混淆?！吧虡I(yè)外觀”條款規(guī)定也不足,，因為，該條款雖然禁止一方使用另一方的商業(yè)外觀設(shè)計,，但并未規(guī)定任何一方使用任何具體的商業(yè)外觀,。從理論上講，雙方可以使用最小的商業(yè)外觀,，并用小的字體顯示他們的公司商標(biāo),，以符合商標(biāo)共存協(xié)議的有關(guān)規(guī)定,，但這無法避免導(dǎo)致消費者混淆。此外,，申請人基于使用意向在馬薩諸塞州申請了商標(biāo)注冊,，這使問題更加復(fù)雜化。

盡管重審?fù)コ姓J(rèn)“商業(yè)人士簽訂的商標(biāo)共存協(xié)議的重要性及其在確定混淆可能性方面所發(fā)揮的重要作用”,，但它依然認(rèn)定,，本案所述的商標(biāo)共存協(xié)議在設(shè)計上有所不妥,，無法避免混淆,。 這樣的想法導(dǎo)致重審?fù)ビX得其沒有義務(wù)接受該商標(biāo)共存協(xié)議。

國際貿(mào)易委員會裁定匡威（Converse）注冊了70年的帆布鞋設(shè)計商標(biāo)無效

匡威“midsole”商標(biāo)（美國商標(biāo)登記號：No． 4398753）案件是美國國際貿(mào)易委員會裁定的,、最近爭論最為激烈的一個案件,。在此案中［案件編號：USITC Inv． No． 337TA936（美國國際貿(mào)易委員會）、2016 WL 3475715（美國國際貿(mào)易委員會,，2016年］,，美國國際貿(mào)易委員會裁定匡威“midsole”商標(biāo)無效。如下圖所示,，匡威的商標(biāo)具體包括：（1）在鞋子中底的兩條條紋設(shè)計,；（2）鞋頭的設(shè)計；（3）飾有菱形圖案和線條圖案的鞋頭擋泥板設(shè)計,；以及（4）前述元素彼此之間的相對位置,；

匡威此前已經(jīng)申請頒布了一條全面性的禁止進(jìn)口命令，禁止進(jìn)口帶有上述設(shè)計的鞋類產(chǎn)品,，并點名30多個被申請人,，要求其遵守禁令。大多數(shù)被點名的被申請人都選擇遵守這項禁令,，但沃爾瑪,、Skechers、Highline以及New Balance則選擇答辯,。

在美國,，一個商業(yè)外觀商標(biāo)（trade dress即基于商品設(shè)計的商標(biāo)權(quán)）獲得有效注冊的前提條件是其設(shè)計要具有第二含義。本案中,，委員會推翻了行政法官關(guān)于中底設(shè)計的商標(biāo)具有第二含義的認(rèn)定,。特別是，委員會發(fā)現(xiàn),，行政法官并未充分重視多個第三方在過去80多年中對于所述中底設(shè)計的廣泛使用,，這種情況“嚴(yán)重背離第二含義的認(rèn)定”。

委員會推翻行政法官判決的行為凸顯了對第三方抄襲者（尤其是商業(yè)外觀設(shè)計的第三方抄襲者）強(qiáng)制執(zhí)行商標(biāo)法的重要性,。一旦允許抄襲者進(jìn)入市場,，權(quán)利人可能喪失市場獨占權(quán)（和商業(yè)外觀相關(guān)權(quán)利）,。這個案件也凸顯了消費者調(diào)查在蘭納姆法訴訟中的重要性。隨著司法程序?qū)υ诰€調(diào)查的認(rèn)可,，消費者調(diào)查正變得越來越常見,。

本案對于剛剛進(jìn)入美國市場的中國企業(yè)來說也有著指導(dǎo)意義。在進(jìn)行商標(biāo)檢索時,，中國企業(yè)不僅要避開他人在美國其名下傳統(tǒng)商標(biāo)持有的權(quán)利,，還要避開他人的商業(yè)外觀商標(biāo)權(quán)。中國企業(yè)對于自己的重要商品外觀設(shè)計也可以考慮注冊商標(biāo)外觀商標(biāo),，以防止他人抄襲,。在商品外觀在美得到保護(hù)后，應(yīng)對于他人侵權(quán)行為堅決杜絕,，以保證不出現(xiàn)該案中商標(biāo)權(quán)人逐漸喪失市場獨占權(quán)的情況,。

筆者認(rèn)為，中國企業(yè)必須堅決謹(jǐn)防自己的商標(biāo)在美國被人仿冒,。如果任其發(fā)展,，他人使用可能會損害或進(jìn)一步侵犯商標(biāo)持有人的商標(biāo)權(quán)。

在美國,，商標(biāo)共存協(xié)議需要設(shè)計周全,，必須避免一切可能的混淆，并充分考慮現(xiàn)實情況,，才能提交商標(biāo)局,。設(shè)計不全的共存協(xié)議或者注冊同意書并不能保證商品注冊申請不會被拒。

（Doug Rettew為飛翰律師事務(wù)所商標(biāo)與版權(quán)事務(wù)組負(fù)責(zé)人,；Yinfei Wu為飛翰律師事務(wù)所律師,。）